Как разрешить спор об интеллектуальной собственности без участия суда

Как разрешить спор об интеллектуальной собственности без участия суда

Закон обязал урегулировать конфликты вокруг товарных знаков и исключительных прав в досудебном порядке. Какие подводные камни есть у этой процедуры, и какие последствия несет ее несоблюдение?

Закон №147-ФЗ, принятый 1 июля 2017 года, обязал предпринимателей, участвующих в определенных категориях споров об интеллектуальной собственности, соблюдать досудебный порядок урегулирования конфликтов. Досудебным порядком называют особый способ урегулирования конфликта, который подразумевает под собой обмен письменной претензией и ответом на нее. Его цель – уменьшить нагрузку на судей, поскольку разрешение некоторых распространенных споров не вызывает проблем и может быть с легкостью осуществлено посредством переговоров между оппонентами. В частности, к таким спорам относятся споры об аннулировании товарного знака вследствие его неиспользования и споры о нарушении исключительного права.

Споры об аннулировании товарного знака вследствие его неиспользования

Они возникают, когда заинтересованное лицо требует прекращения правовой охраны товарного знака, который препятствует регистрации его товарного знака, но при этом не используется владельцем.

Как осуществить процедуру? Правообладателю, не использующему товарный знак, необходимо предложить выполнить следующие действия:

  • Самостоятельно обратиться в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) с заявлением об отказе от прав на товарный знак.
  • Заключить с лицом, направившим претензию, договор отчуждения товарного знака.

Однако закон не содержит пояснения, как действовать конкретно – предлагать один из перечисленных вариантов либо же давать альтернативу. Так как поправки были приняты лишь несколько месяцев назад, практика по данному вопросу еще не сложилась. Оптимальным решением будет указать в претензии оба возможных варианта для того, чтобы предотвратить риск отказа в рассмотрении заявления.

Крайне важно и другое. Закон не допускает совершения сделок дарения между юридическими лицами и предпринимателями, то есть договор об отчуждении товарного знака должен быть возмездным. При этом закон не устанавливает необходимость указывать в претензии конкретную сумму вознаграждения. Но если сумма все-таки будет указана, то претензия будет являться офертой на заключение договора. Выходом из такой ситуации будет указание на то, что стоимость отчуждения товарного знака планируется согласовать в ходе дальнейших переговоров.

Установленный законом срок ответа на претензию составляет два месяца. Это, кстати, исключение из стандартных правил АПК РФ, которые обычно дают тридцатидневный срок. Только когда это время истекло, а ответ не был получен, заинтересованное лицо может направлять исковое заявление в суд. Осуществить это обязательно в течение 30 дней с момента истечения срока ответа.

Закон допускает направление новой претензии с условиями, отличающимися от предыдущих, но по истечении трехмесячного срока с момента направления первой.

Товары с мультяшками: что делать, если пришла претензия

Время чтения: 10 минут

Нет времени читать? Оставьте почту — пришлём ссылку на статью.

В 2018 году правообладатели Маши и Медведя, Свинки Пеппы и других мультяшек обнаружили 8000 случаев продажи нелицензионных товаров с героями мультиков и заставили продавцов выплатить компенсацию. Часто предприниматели не подозревают, что продают нелицензионный товар. Рассказываем, что делать, если за мультяшек требуют компенсацию.

Все мультяшки охраняются авторским правом и правом на товарный знак. Те, кто решит шить одежду, печь торты, делать игрушки с изображениями мультгероев, должны заключить договор с правообладателем. Если такого договора нет, товар становится контрафактным (ст. 1515 ГК РФ).

За продажу контрафакта наказывают как производителя, так и продавца. Продавца накажут, даже если он не знал о том, что товар контрафактный (ст. 14.10 КоАП РФ, ст. 1250 ГК РФ).

Подробнее о товарном знаке и где взять лицензионные игрушки читайте в нашей статье «Как продавать товары с мультяшками и не попасть в суд».

Как правообладатели узнают о продаже контрафакта

Правообладатели или их представители устраивают проверки. Они приходят в магазин как обычные покупатели, берут товар с мультяшкой, расплачиваются и уходят. Процесс покупки снимают на скрытую камеру.

Если правообладатель обнаруживает, что купленный товар нелицензионный, он отправляет бизнесмену претензию. Это письмо, в котором правообладатель просит убрать с полок нелицензионный товар и выплатить компенсацию. А если бизнесмен не согласится — угрожает подать на него в суд (ст. 1252 ГК РФ).

По закону правообладатель может потребовать от предпринимателя компенсацию (ст. 1515 ГК РФ):

  • от 10 тыс до 5 млн рублей;
  • в двукратном размере стоимости товара;
  • в двукратном размере стоимости права на товарный знак.

Что делать, если пришла претензия

Уточните требования и убедитесь, что они адресованы вам. Для этого позвоните по указанным в претензии номерам телефонов.

Проверьте адресанта. Убедитесь, что он является представителем правообладателя. Погуглите название компании или фамилию человека, который прислал вам документ. В интернете полно информации об официальных представителях мультяшек.

Если претензия пришла не от сотрудника компании, а от юриста со стороны, попросите прислать вам документы, которые подтверждают его полномочия. На доверенности должны быть подпись руководителя компании и печать. Доверенность оформляют в письменном виде, поэтому вам должны прислать скан. Крупные компании предпочитают заключить такие договоры у нотариуса на бланке. Если вам пришел скан обычного листа, пусть и с логотипами правообладателя, свяжитесь напрямую с правообладателем. Уточните, действительно ли человек, который прислал вам претензию — его представитель (ст. 61 АПК РФ, ст. 185 ГК РФ).

Читайте также:  Контракт с директором ооо если он же и учредитель образец

Проверьте банковские реквизиты. Если в претензии указаны банковские реквизиты представителя, посмотрите в доверенности, есть ли у него полномочия принимать деньги для компании. Если нет, пишите заявление в полицию о мошенничестве (ст. 182 ГК РФ).

Проверьте товарный знак в базе. Номер товарного знака обязательно должен быть указан в претензии. Сверьте даты регистрации товарного знака и покупки товара. Если представитель правообладателя купил игрушку до того, как товарный знак зарегистрировали, он не может предъявлять претензий. Этот аргумент можно использовать в суде.

Проверьте правила использования товарного знака. В описании к товарному знаку указано, на каких товарах он может быть использован. Посмотрите, есть ли ваш товар в этом списке. Если нет — это аргумент в вашу пользу.

Ответьте на претензию. Компенсации, которые требует правообладатель или его представитель, обычно завышены — не соглашайтесь на первоначальные условия. Сформулируйте ответ на претензию. Ответить нужно в течение указанного в ней срока.

Уберите проблемный товар с полок. Такое требование указано в претензии — выполните его.

Как реагировать на претензию

Когда бизнесмен проверил все документы и убедился, что претензия адресована ему, у него есть несколько вариантов.

Заключить досудебное соглашение. Если вы не хотите идти в суд и согласны выплатить правообладателю компенсацию, в ответе на претензию предложите заключить досудебное соглашение. Стороны сами определяют условия досудебного соглашения. Можно договориться с правообладателем или его представителем о том, чтобы снизить размер компенсации. Досудебное соглашение можно оформить самостоятельно или с посредником — медиатором (закон №193-ФЗ).

Судиться. Прежде чем судиться, погуглите: в соцсетях есть группы, где предприниматели обмениваются информацией о судах по интеллектуальным правам. В них есть примеры документов и можно посоветоваться с теми, кто уже судился.
Суды по товарным знакам и авторским правам
ИП против узаконенного грабежа
Юридическая поддержка ИП. Иски правообладателей

Если вы решили судиться, в ответе на претензию напишите, что не согласны с ней, и ждите иска. Когда он придёт, напишите отзыв на исковое заявление: в нём подробно объясните свои возражения (ст. 131 АПК РФ). Отправить отзыв можно по почте, а если вы зарегистрированы на «Госуслугах» — в электронном виде через систему «Мой арбитр».

Прикрепите к отзыву копии товарных накладных и чеков. Если предприниматель продал одним чеком несколько товаров с одним и тем же товарным знаком — это одно нарушение. Если на товаре изображено несколько товарных знаков — тоже одно нарушение. Используйте эти факты в свою пользу (дело №А32-3419/2014, ст. 1252 ГК РФ).

Суд учтёт, сколько раз бизнесмен попадался на контрафакте, убыток правообладателя, материальное положение бизнесмена, есть ли у него несовершеннолетние дети и другие факторы.

Например, суд может назначить компенсацию ниже минимального размера, если (постановление Конституционного суда РФ):

  1. предприниматель впервые продает нелицензионный товар;
  2. контрафакт не был основным в его линейке товаров;
  3. убытки правообладателя меньше минимальной возможной компенсации: 10 000 ₽, двукратного размера стоимости товара или двукратной стоимости использования товарного знака. Но это придётся доказать (определение Верховного суда РФ).

Мы нашли только одно судебное дело, где правообладатель проиграл. Он злоупотребил своими правами — его представители заказали у ответчика торт с изображениями Лунтика и Смешариков, хотя в свободной продаже в кондитерской ответчика таких не было (дело №А13-15191/2018). Если предпринимателю удастся добиться, чтобы суд удовлетворил иск частично или снизил размер компенсации, он может потребовать возместить судебные расходы (ст. 110 АПК РФ).

Стороны, которые участвуют в суде, должны сами доказать свою правоту и собрать необходимые доказательства (ст. 65 АПК РФ). Если не уверены, что справитесь самостоятельно, наймите хорошего юриста, лучше специалиста по интеллектуальным правам. Он поможет вам собрать нужные аргументы для того, чтобы суд снизил компенсацию или вообще оставил иск без удовлетворения.

Заключить мировое соглашение. Мировое соглашение — это сделка между истцом и ответчиком о том, что они прекращают спор. В отличие от досудебного соглашения его заключают в суде. Мировое соглашение можно подписать в любой момент судебного разбирательства. Стороны сами договариваются об условиях (ст. 141 АПК РФ, ст. 139 АПК РФ).

Если истец и ответчик заключили между собой мировое соглашение, они не могут подать в суд друг на друга по тому же делу еще раз (ст. 220 ГПК РФ).

Проигнорировать претензию и ничего не делать. Суд все равно пройдет, но без предпринимателя. Скорее всего, суд удовлетворит иск полностью, и предпринимателю придется выплатить ту сумму, какую потребует правообладатель.

Памятка

За продажу нелицензионных товаров с мультяшками правообладатели могут предъявить претензию. Если бизнесмен откажется платить компенсацию, на него подадут в суд за нарушение авторского права и права на товарный знак.

Разрешить спор с правообладателем можно тремя способами:

  1. Заключить досудебное соглашение.
  2. Судиться.
  3. Заключить мировое соглашение в суде.

Для того, чтобы суд снизил компенсацию до минимума, нужно подготовить грамотный ответ на исковое заявление — обратитесь к юристу по интеллектуальным правам.

Читайте также:  Заявление в прокуратуру на подлог сотрудников дпс

Игнорировать иск — не выход. Суд все равно состоится, и предпринимателю придется выплатить компенсацию правообладателю.

Шаблонами документов с нами поделился Александр Слюняев.

Могу ли я призвать к ответственности компанию которая нарушает мои права дистрибьютора и порочит мое имя

добрый вечер! Я являюсь официальным дистрибьютором американской космецевтической компании. С некоторых пор некая студия в открытую предлагает препараты, которые по условиям договора имеют право продавать толбко официальные дистрибьюторы, прошедшие специальное обучение. Товар можно продавать, по условиям американской компании только лицам прошедшим обучение по работе с этими препаратами. На наш вопрос , студии которая продает подобные препараты, по какокому праву они это делают , нам откровенно хамят и сообщают что и впредь будут заниматься продажами. Можно ли призвать к ответу нечестного продавца? Какие методы воздействия могут быть применимы и насколько они могут быть эффективны?

    защита товарного знака
  • Поделиться

Ответы юристов ( 3 )

  • 7,0 рейтинг
  • 6945 отзывов эксперт

На наш вопрос, студии которая продает подобные препараты, по какокому праву они это делают, нам откровенно хамят и сообщают что и впредь будут заниматься продажами. Можно ли призвать к ответу нечестного продавца? Какие методы воздействия могут быть применимы и насколько они могут быть эффективны?
ирина

Здравствуйте. А Вы у продавца узнавали прошла данная фирма обучение, есть ли договор с ними?

У меня есть ВЕСЬ пакет документов,подтверждающий мои права на реализацию данного товара и экспертность в данном вопросе. Мои оппоненты и не скрывают что документов у них нет. Более того они порочат мое имя , утверждая что мои документы нелегитимны. И предлагают выставить их на всеобщее обозрение. Документ мы выставили, на что нам хамят и говорят что и впредь будут заниматься продажами, так как у государства нет рычаго воздействия на данный случай,так ли это?

Документ мы выставили, на что нам хамят и говорят что и впредь будут заниматься продажами, так как у государства нет рычаго воздействия на данный случай, так ли это?
ирина

Уточните еще, а товар они где закупают? Кто им продаёт и есть ли такой же или аналогичный товар в Вашем регионе, можно ли его купить не у Вас, а у другого?

Статья 304. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения
Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

  • 2006 ответов
  • 645 отзывов

скажите, 1), в какой форме как субъект бизнеса действуете вы? 2) сможете ли вы оформить доверенность от самой кампании, для представления её интересов по данному вопросу в рамках российского законодательства? От уточнений зависит конкретный способ правовой защит

  • 354 ответа
  • 64 отзыва

Здравствуйте! В данной ситуации необходимо дать оценку дистрибьюторского соглашения, заключенного между Вашей организацией и американской компании, также правоотношениям использования исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

При озвученных Вами обстоятельствах, в теории возможно обращение в Арбитражный суд региона с иском об обязании изъять из оборота товар и запрете совершать действия по использованию товарного знака, а также о компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности. Вопрос остается, кто в данном случае будет выступать истцом. Как вариант это может быть сама американская компания или же Ваша организация, при получении полномочий на представлении интересов. В данном случае мне представляется нужно собрать доказательства, подтверждающие деятельность студии «конкурента» и отправить соответствующее уведомление в адрес американской компании, или связаться с ними доступными способами и обговорить с ними решение данной проблемы. Вот есть подходящая судебная практика на данный счет, где суд встал на сторону дистрибьютора и указал на незаконность использования товарного знака и товаров без соответствующего разрешения правообладателя. В нижеприведенной судебной практике приведены важные нормы действующего законодательства.

Кто решает спор при нарушении прав официального дистрибютера

Вопрос юристу по интеллектуальной собственности о возможности предъявления дистрибьютором иска о нарушении исключительных прав поставщика

Наша российская компания заключила дистрибьюторский договор с иностранным поставщиком на поставку и продвижение его косметической продукции. В договоре говорится о том, что наша компания является единственным (эксклюзивным) дистрибьютором данной продукции на территории России. Иностранный поставщик имеет патент на промышленный образец и товарный знак, который размещен на косметической продукции, реализуемой нами.

Месяц назад мы обнаружили, что несколько компаний в Москве продают точно такую же продукцию. Купили небольшие партии товаров, но точно определить, является ли продукция контрафактной пока не можем. Как говорит, иностранный поставщик эта продукция является контрафактной, никому другому она в РФ не продавалась, так как мы являемся эксклюзивным поставщиком.

Вроде бы мы договорились с истцом заключить мировое соглашение. Истец пошел нам навстречу, готов отказаться от компенсации за нарушение его исключительных прав на полезные модели. Мы в свою очередь обещаем изъять все изделия с полезными моделями истца, уничтожить их, далее не допускать нарушений исключительных прав истца на полезные модели.

Читайте также:  На испытательном сроке срок отработки

Можем ли мы, как эксклюзивный дистрибьютор в РФ, подать иск о нарушении прав иностранного поставщика на патент и товарный знак к этим нарушителям, а также взыскать с них компенсацию? Ведь у нас в дистрибьюторском договоре говорится о том, что мы эксклюзивные и единственные поставщики в РФ.

Ответ юриста по интеллектуальной собственности на вопрос о возможности предъявления дистрибьютором иска о нарушении исключительных прав иностранного поставщика.

Не зная конкретных условий дистрибьюторского договора и некоторых других обстоятельств, трудно ответить на данный вопрос. Но исходя из предоставленной информации можно попытаться ответить на вопрос следующим образом.

Как я понял, иностранный поставщик заключил с вашей компанией дистрибьюторский договор, согласно которому ваша фирма является эксклюзивным (единственным) поставщиком косметической продукции, в которой использован патент на промышленный образец иностранного поставщика. Косметическая продукция также маркирована товарным знаком иностранного поставщика.

То есть иностранный поставщик является правообладателем результата интеллектуальной деятельности (промышленного образца) и средства индивидуализации (товарного знака), что подтверждено документально.

Для ответа на ваш вопрос нужно знать условия дистрибьюторского договора и зарегистрирован ли данный договор в федеральном органе по интеллектуальной собственности (Роспатенте).

По сути, ваш вопрос сводится к тому, может ли дистрибьюторский договор являться одновременно лицензионным договором, в соответствии с которым ваша компания обладает исключительной лицензией.

Дело в том, что вы можете предъявить иск о нарушении исключительных прав иностранного поставщика и взыскании компенсации за нарушение его исключительных прав, если вы «работаете» на основании исключительной лицензии, предоставленной иностранным поставщиком – правообладателем патента на полезную модель и товарный знак, в рамках лицензионного договоры. А вот эти условия (исключительная лицензия) должны быть указаны в дистрибьюторском договоре, впрочем, как и некоторые другие (нижеуказанные) условия.

На основании заключенного вашей компанией с иностранным поставщиком-правообладателем дистрибьюторским договором и обнаруженными вами нарушениями исключительных прав иностранного поставщика вы может подать иск при наличии следующих обстоятельств.

Во-первых, вы должны зафиксировать факты нарушения исключительных прав на промышленный образец и товарный знак, правообладателем которых является иностранный поставщик. О том, как это сделать, вы можете узнать, используя поиск на нашем сайте. На сайте размещены различные статьи о том, как доказать нарушения исключительных прав правообладателя на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Во-вторых, вы должны иметь доказательства принадлежности исключительных прав правообладателю – иностранному поставщику. То есть у вас должны быть патенты и свидетельства (как по законодательству РФ, так и по международной регистрации). Полагаю, что такие документы у вас есть.

В-третьих, и это самое важное.

Неважно, есть ли у вас дистрибьюторский или лицензионный договоры. Главное – в другом, и вот в чем.

Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Таким образом, дистрибьюторский договор, как и лицензионный договор, должен быть заключен в письменной форме и должен быть зарегистрирован в Роспатенте. В этом случае неважно, как данный договор поименован (дистрибьюторский или лицензионный). В вашем случае дистрибьюторский договор должен быть зарегистрирован в Роспатенте.

Далее. В дистрибьюторском договоре должно быть предусмотрено право дистрибьютора – вашей компании на использование патента на промышленный образец и товарный знак правообладателя – иностранного поставщика на территории Российской Федерации.

Кроме того, в данном дистрибьюторском договоре должны содержаться все существенные условия лицензионного договора, в том числе нижеуказанные.

В дистрибьюторском договоре (не забудьте о его государственной регистрации, об этом было сказано выше), на основании которого вы можете предъявить иск к нарушителям о нарушении исключительных прав и взыскании компенсации, должно быть указано на то, что ваша компания имеет исключительную лицензию (на промышленный образец и товарный знак иностранного поставщика – правообладателя). Договором должны быть предусмотрены способы использования вашей компанией промышленного образца и товарного знака, правообладателем которых является иностранный поставщик. В дистрибьюторском договоре также должны быть условия о вознаграждении за предоставление права использования промышленного образца и товарного знака, а также сроки действия данного дистрибьюторского (можно назвать лицензионным) договора.

Следовательно, при наличии вышеуказанных условий ваша компания может предъявить иск о нарушении исключительных прав иностранного поставщика и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

Правда, в рамках настоящего ответа не нашла своего отражения возможность подачи вашей компанией иска к иностранному поставщику за нарушение условий дистрибьюторского договора. Но это – тема другого обсуждения.

Для эффективного представительства Ваших прав и законных интересов, а также для успешного разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности, в том числе споров о незаконном использовании товарных знаков, объектов патентных прав; споров о взыскании компенсации или убытков за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; доменных споров; споров по авторскому праву; споров о защите исключительных прав; иных споров в сфере интеллектуальной собственности, обращайтесь к юристам по интеллектуальной собственности нашей компании: